MILANO – Il caffè ancora una volta diventa oggetto di contesa, questa volta fra la nota catena di abbigliamento spagnola Zara e un’industria di torrefazione del caffè: prima la vicenda di Bazzara, ora protagonista torna un’azienda italiana, la Zicaffè S.p.a. fondata nel 1929 a Marsala, in provincia di Trapani.
Una notizia che ha già fatto il giro del mondo, così come ha riportato Reuters: “La torrefazione siciliana Zicaffè ha richiesto all’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIOP) di bloccare l’uso del nome Zacaffè da parte del gigante della moda Inditex, proprietario di Zara, per i suoi nuovi coffee shop, sostenendo che il nome è troppo simile al proprio marchio.
Zicaffè, società a conduzione familiare che si occupa della torrefazione e dell’esportazione di miscele di caffè, ha presentato la sua risposta alla domanda di brevetto della catena di moda spagnola il 25 dicembre, secondo quanto riportato nei documenti ufficiali pubblicati sul sito web dell’EUIOP e visionati da Reuters”.
Zicaffè VS Zacaffè
Facendo un passo indietro, la dovuta premessa per comprendere l’incipit della questione: il brand Zara, in data 7 ottobre, ha depositato la domanda di registrazione del marchio di caffetterie Zacaffé per otto diversi prodotti, compresi appunto i bar, ristoranti, la linea di abiti per caffetterie ed i relativi gadget.
I tempi a disposizione per tutte le aziende che vogliano eventualmente contestare il deposito di un marchio è di tre mesi. Zicaffè pertanto ha presentato il 25 dicembre (quindi entro i termini previsti) l’opposizione all’EUIPO per bloccare la registrazione del marchio Zacaffè.
Su queste dinamiche e su cosa è successo effettivamente, si è esposto per i lettori il Vice Presidente del C.d.A., nonché uno dei proprietari di Zicaffè, Vito Michele Zichittella, nipote del fondatore.
“Premesso che il marchio ZICAFFE’ è stato registrato nel 1971 sia a livello nazionale che internazionale e successivamente rinnovato nel tempo, comincio con i fatti, da cui trarrò delle considerazioni.
Innanzitutto, in base a tre comunicazioni dell’11/10/2024 fattaci dall’EUIPO (Ufficio Europeo per la Proprietà Intellettuale), tenuta alla sorveglianza dei marchi registrati, ci è stato segnalato che l’INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. (INDITEX S.A.), con sede in Spagna, titolare del noto marchio ZARA, aveva depositato tre marchi europei ZACAFFE’ nelle classi 30 (Coffee beans and ground coffee; coffee blends) e 43 (Services for providing food and drink).
Di questi tre, uno era testuale Zacaffè, e due grafici, con loghi che, pur riportando la scritta Zacaffè, differivano da quello Zicaffè.
Il 27/11/24 abbiamo inviato a Inditex una diffida all’utilizzo dei marchi (depositati ma ancora da registrare) che però si concludeva con alcune soluzioni che portavano all’esclusione del contenzioso; in questa ottica i nostri legali si sono confrontati con quelli della controparte, senza ottenere la disponibilità al ritiro delle tre domande.
Pertanto il 25/12/24 Zicaffè ha presentato all’UEIPO le opposizioni ai tre depositi effettuati da Inditex S.A., motivando principalmente la somiglianza dei due nomi (Zicaffè e Zacaffè) che potrebbe generare confusione tra i consumatori e danneggiare la distintività del nostro brand.
In questo contesto di contenzioso paragiudiziario, l’EUIPO assume un ruolo determinante, poiché svolge un’attività anche di decisione sui contenziosi che si vengono a creare con le opposizioni presentate.
Comunque è bene sottolineare che tale giudizio si basa esclusivamente sulla somiglianza dei marchi messi a confronto e non tiene conto di altri fattori che potrebbero essere oggetto di una vertenza civile vera e propria, quali eventuali conflitti commerciali per la confusione dei marchi.
In atto attendiamo che l’EUIPO si pronunci sulla validità delle opposizioni e decida se i marchi potranno coesistere.
Nel caso specifico di Zacaffè, quello che contestiamo è che questo marchio crea inevitabilmente confusione con il nostro Zicaffè, come appare evidente nell’immediatezza della percezione dei due marchi nella scrittura e nella loro pronuncia.
Non contestiamo la grafica dei due loghi depositati, che differiscono totalmente dal nostro marchio, ma la fonetica di Zacaffè e ciò anche in contrasto con quanto indicato nelle note del Ministero Delle Imprese e del made in Italy, nella registrazione marchi: “Il marchio è un “segno” usato per identificare i prodotti/servizi di una impresa e distinguerli da quelli della concorrenza.
Possono costituire marchi d’impresa tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, o i disegni… oppure i suoni, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese; e ad essere rappresentati nel registro in modo chiaro tale da determinare con chiarezza e precisione l’oggetto della protezione conferita al titolare.”
Sottolineo quindi che un marchio permette di distinguere un prodotto o servizio sul mercato e la registrazione serve così ad impedire ad altri di utilizzare segni o suoni simili che potrebbero confondere i consumatori.
Appare tra l’altro inverosimile che un’azienda spagnola utilizzi la parola italiana “caffè” all’interno del marchio: infatti in lingua spagnola si chiama “Cafè”. Se anziché Zacaffè la Inditex S.A. avesse depositato Zacafè oppure Zaracafè o anche Zaracaffè, sicuramente non avremmo fatto alcuna opposizione, dal momento che foneticamente tali loghi differiscono in modo netto.
Per tutto quanto sopra detto, la nostra azione è sicuramente giustificabile dal momento che la Zicaffè S.p.a., fin dal 1929, è un torrefattore italiano che punta alla clientela Ho.Re.Ca., con particolare riguardo al settore bar, producendo caffè che esprimono al meglio l’essenza del vero espresso italiano.
Dall’originaria distribuzione regionale, pian piano ha allargato i suoi confini commerciali a livello nazionale, poi europeo, fino ad arrivare ad esportare i propri prodotti nei cinque continenti.
In questo settore ha investito molto ed è riuscita a crearsi l’immagine di un’azienda che si distingue per la qualità dei suoi prodotti e per la consulenza ed assistenza che riesce a dare costantemente alla sua clientela.
Nel tempo ci sono stati altri casi di deposito, da parte di nostri competitor, di marchi che, per lettura o pronuncia, oppure per grafica riportavano al nostro marchio, creando nei consumatori confusione ed incertezza. Tuttavia attraverso opposizioni o diffide siamo riusciti a bloccarne la registrazione”.
Non resta che seguire i successivi sviluppi, per capire quali decisioni verranno prese in merito.
